표준특허의 전략적 활용(풀 라이선싱, 개별 라이선싱,혼합 라이선싱)

가. 독자적인 라이선싱 방침을 준비하고 일관성을 유지하라 

 

표준특허를 확보한 다음 활용하기 전에 독자적인 라이선싱 방침(licensing Policy)를 준비해야 한다. 독자적인 라이선싱을 하는 경우는 물 론, 패턴 풀에 가입할 때도 마찬가지이다. 확고한 독자 라이선싱 방침이 없는 상태에서 여러 회사와 라이선싱에 대한 협의를 하게 되면 표준특 허에 대한 FRAND 의무를 위반할 가능성이 크다. “공정하고(Fair), 합리적이며(Reasonable), 비차별적으로(Nondiscriminatory)”를 지키기 위해서는 상대방에 따라서 조건이 달라져도 안 되며, 합리성이 결여된 조건이어서도 곤란하다. 따라서 사전에 풀 라 이선싱(Pool Licensing) 및 주변 경쟁사의 라이선싱 조건을 조사하여 균 형 있게 조건을 정하고, 정해진 조건은 상대방에 따라 변동이 없도록 일 관성을 유지해야 한다. 독자적인 라이선싱 방침이 필요한 또 다른 이유는 표준특허의 특성 상 개별로 라이선스를 원하는 상대방에 대하여 라이선스를 거부할 수 없기 때문이다. 누군가 개별로 라이선스를 원할 때 사전에 준비된 라이 선싱 정책이 없다면 라이선싱 조건에 대한 일관성을 유지하기가 어려워 서 FRAND 의무를 위반할 위험이 있다. A사는 표준특허를 확보한 다음 구체적인 라이선싱 방침없이 특허를 보유하고 있다. A사는 B사로부터 특허침해 소송을 당하여 대응전략을 고민하던 중 보유 중인 표준특허를 이용하여 B회사에 맞제소하였다. A 사는 B사의 지나친 로열티 요구에 대응하여 표준특허에 대한 로열티 로 매출의 3퍼센트를 요구하였다. 그런데 소송을 진행하는 과정에서 B 사의 변호사는 과거 A사의 라이선싱 실무자가 C사와 크로스 라이선스 (Cross License)를 체결하는 과정에서 표준특허와 일반 상용특허를 포함 하여 제품당 $1의 로열티를 요구한 자료를 발견하였다. 어떤 문제가 있으며, 왜 이런 문제가 발생하였을까? B사의 변호사는 A사가 FRAND 의무를 위반했다고 주장할 것이다. A사가 B사에 요구하는 로열티 조건이 과거 C사에 요구했던 것과 일관 성이 없으므로 비차별의무를 위반했을 가능성이 크다. A사는 표준특허에 대한 회사 차원의 구체적인 라이선싱 방침이 없었 기 때문에 그때그때 상황에 따라 활용하였으며 특히 시간이 경과하고 실무담당자가 바뀌게 되어 일관성을 상실했다. 

 

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나. 풀 라이선싱, 개별 라이선싱 or 혼합 라이선싱

표준화 활동에 참여하여 확보한 표준특허는 배타적 속성이 상당 부 분 제한된 상태이기 때문에 독점적 사용은 불가능하며, 라이선스를 희 망하는 대상에 대해서는 표준화 과정에서 약속한 법적 선언에 따라 라 이선스를 허여해야 한다. 표준특허의 활용은 특허 풀을 통해 라이선스 를 허여하는 방법과 특허권자 스스로 라이선싱 프로그램을 운영하는 개 별 라이선스 방식이 가능하다. 간혹 이 둘을 혼합하여 라이선스는 풀을 통해서 해결하고, 특허 활용 은 풀에 가입하지 않고 개별로 하는 경우도 있다. 각 특허권자의 상황에 맞는 활용전략을 수립하기 위해 각각의 장단점을 알아보자

 

ⓐ 풀 라이선스(Pool License)의 장점

우선 풀 라이선스의 가장 큰 장점은 특허권자가 별도의 라이선싱조직과 전문인력을 확보할 필요가 없다는 점이다. 특히 표준특허 를 라이선싱하기 위해서는 앞에서 설명한 바와 같이 독점금지법 (Antitrust)에도 상당한 지식을 가지고 있어야 하며, 소송에 대한 전 략까지 수립할 수 있는 전문인력이 필요하다. 전문적인 특허조직이 취약한 특허권자라면 특허 풀을 통하여 로열티 수익을 창출하는 것 이 바람직한 전략이다

 

ⓑ 풀 라이선스의 단점

반대로 풀에 특허를 위탁하게 되면 특허권자의 필요에 따른 전략적 활용이 제한된다. 예를 들면, H.264 비디오 코덱 표준특허를 보유하고 있는 중소기 업 A는 H.264 특허 풀에 특허권자로 가입하여 풀을 통해 라이선스 를 하고 있다. 표준특허가 없는 경쟁사 B는 풀을 통해 H.264라이선 스를 취득하였으며, 자신이 보유하고 있는 다른 분야의 특허로 A와 특허 분쟁 중에 있다. 이 경우 A사는 표준특허를 풀에 위탁했으나, B사는 풀을 통해 이미 라이선스를 받았기 때문에 A사는 표준특허 를 활용하여 B사와의 소송에 개별적인 활용이 불가능하다. 풀 라이선스의 또 다른 단점은 특허의 로열티를 특허권자 혼자서 결정할 수 없기 때문에 개별 라이선싱을 할 때보다 로열티가 대 체로 낮게 책정된다는 것이다. 같은 표준에 대하여 여러 개의 풀 이 생기는 가장 큰 이유는 초기 풀 결성을 위한 설립 멤버(Founder Member)들이 로열티 협의를 보지 못했기 때문이다

로열티를 높게 책정하자는 특허권자와 반대로 낮게 책정하자는 특허권자 사이에 의견일치를 보지 못한 경우 서로 다른 풀을 구성하는 경우가 많다. 예를 들면 비즈니스 규모가 커서 로열티 부담이 큰 제조회사는 가 급적 로열티를 낮게 책정하기를 원하고, 비즈니스 규모가 작거나 없는 경우는 높은 로열티를 선호할 것이다. 특히 비즈니스가 없는 특허권자는 종종 이런 이유 때문에 풀과는 별도로 개별 라이선스를 하기도 한다.

 

 

ⓒ 혼합 라이선스

혼합 라이선스방식은 다수 특허권자에 대한 리스크가 있는 특허는 풀을 통해 라이선스를 체결하고, 자기의 표준특허는 풀에 가입하지 않고 독자적인 활용을 하는 방식이다. 이러한 활용방식은 풀의 가 장 큰 단점인 전략적 활용이 불가능한 점을 보완할 수 있다는 장점 이 있다. 단점으로는 혼합방식으로 활용하기 위해서는 라이선싱 전 문인력을 확보하고 있어야 하며, 일반적인 개별 라이선싱보다 훨씬 복잡하여 치밀한 전략을 수립해야 하는 부담이 있다. 대표적인 사례로는 초기 DVD표준 개발에 적극적으로 참여하지 못 했던 삼성과 LG는 표준특허를 확보한 이후에도 풀에 가입하지 않 고 개별 라이선스를 통해 중요 특허권자와 크로스 라이선스를 채결 한 다음 각각 6C와 3C Pool7 에 특허권자로 가입하여 혼합적인 방법 으로 특허를 활용했다.

 

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특허 사용 설명서 - YES24